La consecuencia natural de crear, innovar o inventar algo es, precisamente, asegurar el derecho exclusivo para explotar comercialmente la marca, invención o creación de que se trate. La maestra María Andrea Valles Ibáñez, especialista en temas de propiedad industrial y Directora Jurídica de Yahoo México, explica los medios de ejercer el procedimiento enfocado a esta protección: el administrativo.
REGISTRO
La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) permite obtener un registro o una patente, dependiendo el tipo de derecho de propiedad industrial, lo cual asegura a su titular un monopolio temporal para ganar un beneficio económico.
Para efectos de este artículo se abordarán, principalmente, ciertos derechos de propiedad industrial relacionados con creaciones nuevas y signos distintivos sujetos a registro o de patente ante la autoridad encargada de esa gestión: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las creaciones referidas son las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales, mientras que los signos distintivos sujetos de registro comprenden las marcas y a los avisos comerciales.
DEFENSA
Una vez obtenido el registro o patente, o si se cree contar con un mejor derecho que el del titular, existen distintos modos de defender ese derecho de propiedad industrial ante una violación al mismo, para lo cual el titular o quien resulte afectado, tendrá la facultad de acudir ante el IMPI para hacer valer sus derechos, a través de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, atendiendo al tipo de derecho que pretenda defenderse y a la forma en que haya sido afectado el mismo.
Adicionalmente, si se violenta alguno de los derechos antes mencionados o de cualquier otro tutelado por la LPI, el titular afectado podrá presentar también una solicitud de declaración administrativa de infracción.
¿PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ANTE EL IMPI?
IMPI, protege y dirime controversias
Resulta interesante analizar que en el proceso de tutelar los derechos de propiedad industrial, el IMPI decide, por una parte, sobre el otorgamiento de un registro o una patente y, por la otra, actúa como un órgano “materialmente jurisdiccional” que resuelve los conflictos suscitados en relación con los derechos otorgados por el propio IMPI. Es así como las fracciones IV y V del artículo 6o de la LPI, le confieren facultades para sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación, así como para investigar sobre presuntas infracciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
Trámite del procedimiento y supletoriedad
En cuanto a éste, es la propia LPI, junto con su Reglamento, los que definen de manera directa sus normas rectoras. Sin embargo, al tratarse de un proceso administrativo, son aplicables supletoriamente para todo aquéllo no previsto en dichos ordenamientos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en segundo lugar, el Código Federal de Procedimientos Civiles (art. 187 de la LPI).
PASOS BÁSICOS
Las formalidades básicas del procedimiento incluyen:
- la presentación de la solicitud por escrito, acompañada, en principio, del pago de la tarifa correspondiente. Junto con este escrito se presentarán todos los documentos que den sustento al reclamo, así como las pruebas a ofrecerse (salvo la testimonial y la confesional que no son admisibles)
- una vez que el IMPI estudia el escrito inicial, en caso de no encontrar errores u omisiones, admite la solicitud y notifica a la contraparte para que, en un plazo de 30 días naturales tratándose de nulidad, caducidad y cancelación, y de 10 días hábiles en el supuesto de infracciones, formule su contestación, lo cual hará acompañándola de los documentos correspondientes (incluyendo pruebas)
- a continuación, el titular afectado o el presunto infractor, contarán con un plazo de tres días hábiles para realizar manifestaciones y, posteriormente, se realizará el desahogo de las pruebas y presentación de alegatos
- concluido lo anterior, el IMPI dictará la resolución administrativa y, en el caso del procedimiento de infracción, determinará ahí mismo la multa que, en su caso, proceda
MEDIDAS PROVISIONALES
Previo al desarrollo del procedimiento o durante el mismo, con el propósito de proteger los derechos del titular afectado, el IMPI podrá determinar la aplicación de medidas provisionales (art 199 Bis de la LPI). Éstas pueden ser, entre otras, el:
- ordenar el retiro de circulación de mercancías y objetos
- prohibir la comercialización de productos
- asegurar bienes
- clausurar un establecimiento
MEDIOS DE DEFENSA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL IMPI
En lo referente a los medios procesales disponibles en contra de la declaración emitida por el IMPI, se encuentra el recurso de revisión, sustanciado ante el propio Instituto, y en contra de cuya resolución puede promoverse el juicio de nulidad, mismo que puede intentarse directamente sin necesidad de agotar el referido recurso.
Respecto a la resolución emitida en el juicio de nulidad, podrá interponerse un amparo directo.
MODOS DE CONCLUIR LA EXCLUSIVIDAD: NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN
A continuación se analizarán los supuestos bajo los cuales es posible presentar una solicitud de declaración administrativa ante el IMPI, la cual tiene por objeto concluir el derecho exclusivo del titular que obtuvo una patente o el registro de una marca, modelo de utilidad o diseño industrial.
Caducidad
¿Cuál es la importancia de utilizar una marca o de explotar una patente? ¿Existe alguna consecuencia si dejo de utilizarla por cierto tiempo? Las respuestas a estas interrogantes son básicas para entender las causas y los efectos de la caducidad.
Cuando una persona obtiene un registro o una patente sobre un derecho de propiedad industrial, no solamente adquiere el derecho a uso exclusivo, sino también la obligación de utilizar esa marca, patente, diseño industrial o modelo industrial, misma que nace con la finalidad de evitar la generación de monopolios sobre creaciones intelectuales respecto de las cuales no se planeé generar u obtener ningún provecho económico. La caducidad es simplemente la consecuencia de la inactividad por parte del titular, y ésta es sancionada por la ley extinguiendo su derecho de exclusividad.
Sin embargo, las causales de caducidad resultan un tanto distintas, dependiendo del tipo de derecho de propiedad industrial relativo, según se aprecia adelante.
DE REGISTRO DE MARCAS
Este registro caducará bajo dos hipótesis, por falta de:
- renovación: la LPI establece que el registro de una marca se renovará dentro de los seis meses anteriores o posteriores al vencimiento de su vigencia (art. 133 de la LPI). Para ello, además de acompañar el comprobante de pago de la tarifa por la renovación, el titular manifestará por escrito haber aplicado la marca cuando menos en uno de los productos o servicios para los que se registró y no haber interrumpido el uso de la misma por un período igual o mayor a tres años (art. 130 de la LPI)
- uso: si el titular no utilizó la marca durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha en que se presentó la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o si se utiliza con modificaciones que alteren su carácter distintivo, pues esto implica un uso de la marca diferente a como se registró
Un tema relevante respecto a la caducidad, es la necesidad de ofrecer pruebas idóneas para acreditar el uso. Existen criterios judiciales en el sentido de que no es suficiente exhibir productos ostentando la marca, pues ello no pone en evidencia la existencia del producto en el mercado, sino que deben ofrecerse otras pruebas de la comercialización del bien, tales como publicidad en revistas o una fe de hechos notarial acreditando su venta en un local comercial.
DE PATENTES Y REGISTROS DE MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES
La caducidad tratándose de estos derechos de propiedad industrial ocurre con motivo de:
- vencimiento de su vigencia, improrrogable en todos los casos (arts. 23, 29 y 36, respectivamente, de la LPI):
- 20 años para patentes
- 10 años para modelos de utilidad
- 15 años para diseños industriales
- falta de:
- pago de la tarifa correspondiente para mantener vigente el derecho
- explotación de la patente bajo determinadas circunstancias
El efecto de la caducidad, en este caso, implicará que la patente o registro del modelo de utilidad o diseño industrial caduco quedará en el dominio público y podrá ser utilizado libremente por cualquier tercero. Es de considerar que si la caducidad opera por el vencimiento natural de la vigencia de la patente o registro, no será necesario que el IMPI emita una declaración administrativa.
Cancelación
TÉRMINO GENÉRICO
¿Qué sucede si la marca registrada se convierte en un término genérico? Es común que cuando una marca es predominante en el mercado o resulta estar aplicada a productos o servicios que son los primeros de su tipo, comience a convertirse en un término utilizado, ya no para referirse a la marca del producto, sino al producto mismo, con lo cual aquélla comienza a diluirse y convertirse en un término genérico, y con ello pierde su carácter distintivo (art. 153 de la LPI).
La LPI establece que cuando el titular de una marca haya provocado que ésta se convierta en una denominación genérica respecto de uno o varios de los productos o servicios para los que se registró, procederá la cancelación de su registro.
Ejemplos de lo anterior sería que el titular de la marca “Aspirina” se refiriera a su producto de la misma manera y no como “analgésico marca Aspirina”; o bien, el tolerar la denominación de su producto genéricamente, como sucedería si el titular de la marca “Diurex” aceptase el término genéricamente y no ejercitara acciones oponiéndose a ello en lugar de hacer que se le denomine como en realidad se llama: cinta adhesiva.
Lo anterior, al ser de suma importancia, se impide al momento en que los titulares de las marcas generan acciones y estrategias comerciales y publicitarias para distinguirlas de los productos o servicios a los que se aplica, y evitan así una excesiva identificación de la marca con el producto o un uso inadecuado de la misma, pues ello, como se observó, traería como consecuencia su dilución o transformación en un término genérico.
VOLUNTARIA
El otro supuesto de cancelación de un registro marcario se concreta cuando el titular lo cancela de forma voluntaria ante el IMPI (art. 154 de la LPI).
Es curioso pensar por qué una persona preferiría cancelar su registro en lugar de simplemente no renovarlo y esperar a que opere la caducidad. La razón por la cual esto sucede comúnmente en la práctica, es por una negociación conveniente entre el o los titulares y terceros, bien para impedir que la marca registrada obstaculice el registro de nuevas, o porque la previamente registrada estorbe el registro de marcas adicionales propiedad del mismo titular.
EFECTOS
En ambos casos, la cancelación provoca un registro sin efectos y la pérdida de la exclusividad sobre la marca.
Nulidad
DEL REGISTRO DE MARCAS
¿Qué sucede si alguien ha utilizado una marca idéntica o muy parecida a la otra previamente registrada? ¿Qué pasa si existe algún vicio o error de origen en su registro? Éstas y otras interrogantes están estrechamente relacionadas con las causales de nulidad en el registro que se explicará a continuación.
Una marca será nula cuando (art. 151 de la LPI):
- su registro se haya otorgado en contravención a la LPI actual o a la vigente al realizarlo. La LPI determina que la acción de nulidad puede promoverse en cualquier momento, esto es, no prescribe
- sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra usada anteriormente a la fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, a la fecha de primer uso declarado en la misma, de forma ininterrumpida, ya sea en México o en el extranjero, siempre y cuando se aplique a los mismos o similares productos o servicios. El plazo para ejercer esta acción es de tres años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta del IMPI
- el registro se otorgue con base en datos falsos dentro de la solicitud o por error, inadvertencia o diferencia de apreciación por parte del IMPI, o si está en vigor otro registro que se considere invadido. El plazo para ejercer esta acción es de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta del Instituto
- se trate de registros obtenidos de mala fe, cuando el agente, representante, usuario o distribuidor del referido titular solicite u obtenga a su nombre el registro de dicha marca o de una similar en grado de confusión, sin consentimiento expreso del titular de la marca en el extranjero. La acción de nulidad conforme a esta causal es imprescriptible y puede ejercerse en cualquier momento
PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES
Las causales de nulidad tratándose de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales varían un poco respecto de los marcarios, pues procede la nulidad si (art. 78 de la LPI):
- la patente o registro se haya conferido en contravención sólo respecto de la ley vigente al momento en que se concedió, así como quebrantar los requisitos y condiciones establecidos para su otorgamiento. En ambos casos, la acción puede ejercerse en cualquier momento
- durante el trámite de solicitud de patente o registro, se hubiese incurrido en abandono de la misma. El plazo para ejercer esta acción es de cinco años contados a partir de que surta efectos su publicación en la Gaceta del IMPI
- el otorgamiento del registro o patente esté viciado por error o inadvertencia graves del Instituto, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerlo. Al igual que en el caso anterior el plazo para ejercer la acción será de cinco años
EFECTOS
Tratándose tanto de un registro de marca, modelo de utilidad o diseño industrial, como la patente, la declaración administrativa de nulidad destruirá los efectos de dicha patente o registro de forma retroactiva a la fecha de la presentación de la solicitud.
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
Al ocurrir una violación a alguno de los derechos de propiedad industrial previstos por la LPI, ésta protege y tutela el derecho del titular afectado. Para ello, dicha Ley prevé en su artículo 213 un catálogo extenso de situaciones consideradas como infracciones administrativas y, por lo tanto, sujetas a la imposición de una sanción.
Como ya se ha mencionado, el procedimiento de infracción se lleva a cabo a través de una solicitud de declaración administrativa presentada ante el IMPI.
Catálogo de infracciones
Éste puede agruparse en cuatro rubros principales que, de manera general, cubre todos los supuestos ahí referidos:
- actos de competencia desleal
- uso indebido de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales
- invasión de derechos de patente, modelos de utilidad y diseños industriales
- uso indebido de denominaciones de origen
Sanciones
Pueden consistir en multas, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas (art. 214 de la LPI).
CONCLUSIÓN
La LPI ofrece diversos modos de proteger y defender los derechos de propiedad intelectual que la misma ampara a través de procedimientos de carácter administrativo que tienen por objeto obtener una declaración administrativa por parte del IMPI atendiendo al tipo afectación o violación que se actualice. Es crucial definir cuál es el acto a atacar para así determinar con exactitud el procedimiento a iniciar y no perder la explotación de los derechos registrados o concedidos.
